當企業在進軍國外市場申請國外商標註冊時,首先應當瞭解同行業中較知名的跨國企業所擁有的商標狀況,並盡量避免與著名商標相近似,避免導致自身商標新申請案被商標局駁回,遭遇他人提出異議或撤銷等風險,造成不必要的損失。企業在進軍國外市場前,可以藉由多種途徑獲取在先商標的狀況,可委託樸泰|國泰智慧產權集團至各國家商標局進行檢索、透過各國家的報紙、雜誌、刊物、報導及網路搜尋等機制,綜合使用前述各種機制及途徑,相信在目標市場國家獲取商標權的機會相當樂觀。
在商標實務案例中,有些企業在申請國外商標註冊時,仍偏愛所採用的商標與國外一些相當知名的公司所擁有的商標近似,這導致申請人商標在申請階段被商標局駁回,商標公告階段遭遇他人提出異議,商標註冊後遭遇被他人提出撤銷等一系列不利狀況,此時給企業帶來了相當大的額外經濟支出,而且不利於企業迅速在國外獲取商標權,而導致這些的情況發生的原因,通常主要是因為這些知名的公司早在世界各國家獲取了商標權,得到各國家法律的保障,知名公司所擁有的完善的商標保護與商標監控維護,並且十分重視商標權的保護,經過長期的商標使用及大力的推廣經營,許多知名公司在各國家亦同時獲取相當著名商標的保護,實務中常見有衝突商標在全球受到跨國公司的維權,不僅給企業帶來額外的經濟支出,同時也拖延了企業商品進入目標市場的時間,雖然商標新申請案最後仍可藉由提出駁回復審、據以刪除相衝突的商品或服務項目、被異議答辯、上訴、全球進行雙方協商並和解等機制,以使能在部分國家獲取商標註冊,但相對地企業需要付出更多的經濟支出及時間來換取最終目標的商標權。
再者,企業在國外申請商標註冊時,必須根據公司經營的方向,商品的種類性質,以及出口的貨物等據以確定,需要到國外申請保護的商品或服務項目,商品或服務選擇的範圍,以及各國家商標局是否規範等,不僅直接影響到商標申請註冊費用的高低,受保護的範圍,並且影響到各國家商標局是否可以受理,企業商標權利是否可能遭到侵害等方面的問題。在商品或服務類別的選擇,對於商品或服務的劃分,目前各國家商標註冊採用的是商標註冊用商品及服務國際分類表,唯一的區別是各國家商標局採用的版本不盡相同,企業應當主要根據該分類表來決定申請註冊商品或服務的項目,同時必須按各國家規範的版本單獨進行選擇商品或服務項目。對於企業來說,隨著品牌在世界各國家的影響力越來越大,出現了很多搶註企業商標的情況,實務案例中常見是在相近似類別或與商品相關的服務類別上進行搶註,因此,對於相對知名的企業來說,應當在相類似的商品或服務項目上同時申請商標註冊,建築一道堅固的商標防禦,防止他人搶先註冊,維護企業的商標權益。
在現今這競爭激烈的商業市場上,企業在進軍國外市場申請國外商標註冊前,應當先充分瞭解及運用前述訊息,以使能達到最大限度地節省經濟支出,最大程度地保護商標權利,以及能使在最短的時間及最順利的方式獲取自身商標權。 CIPO