【法規Q&A】委託代工廠研發、製作產品，要如何避免代工廠用相似的配方、設計自創品牌模仿自己?

小謙想委託代工廠研發、製作特殊風味調味酒，但又擔心代工廠用相似配方自創品牌，小謙與代工廠A簽約時要如何保障自己呢？

本案例中調味酒本身可能有配方（營業秘密）、商標、製酒技術等權利，這些權利到底歸屬於小謙或是代工廠A，主要涉及「營業秘密法」、「著作權法」、「商標法」及「專利法」，說明如下：

產品的營業秘密要有NDA保護

屬於「營業秘密」之資訊，需符合依據營業秘密法第2條所規定之營業秘密三要件，亦即須符合「秘密性」、「經濟性」及「合理保密措施」。

上述的「秘密性」是指資訊為一般公眾所不知，且相關專業領域之人也不知道的；「經濟性」是指對於企業具有實際或潛在之經濟價值，例如市占率、研發能力、業界領先時間等；「合理保密措施」是指所有人主觀上有將該資訊當成秘密加以保護的意思，客觀上採取有效的保密措施，例如，簽署保密契約、文件標示限閱註記、設定密碼、存取權限等。

創業者在尋找適合的代工廠時，很有可能在前期階段為了詳談合作細節須透露部分產品的營業祕密，雙方在進一步討論前建議簽署保密協議書(Non-Disclosure Agreement)，一方面讓對方知道違反保密義務須負擔損害賠償責任，另方面符合法規上「合理保密措施」的要件。保密協議書應該要載明機密資訊的使用目的，例如：僅限特定專案合作開發，此外能接觸到營業秘密的人往往不限於簽約對象，例如代工廠負責執行相關事項的員工、相關合作廠商等，因此應明訂須要負擔保密義務的對象，當這些簽約以外的對象洩密時，簽約當事人亦應負連帶責任。若其中一方違反保密協議書洩漏機密資訊時，受到損害的一方有權依據保密協議書要求對方賠償損害，例如：營業秘密曝光導致商業機會流失的損失等。除了損害賠償之外，也可以透過 NDA 約定違約方應支付特定金額的懲罰性違約金。

產品的製作技術屬於何人，視雙方簽訂的合約而有不同

假如，小謙委託設計製造調味酒，是由小謙提供技術給代工廠A生產製造，過程中未涉及技術改良，該製酒技術自然歸屬小謙所有。

如小謙下的訂購單僅提出產品規格樣式等需求，委託代工廠A自行研發製造產品；或小謙僅提供部分技術，需結合代工廠A在研發產品過程中作技術改良而產出研發成果，此時，代工廠A自行研發或改良的技術應歸屬小謙或代工廠A，應在雙方契約明定；如果契約未約定，則依個案雙方合作之關係，回歸專利法第7條第3項、著作權法第12條、營業秘密法第4條等規定，出資聘請他人研發產品，其研發創作成果之專利申請權及專利權之歸屬、著作財產權、營業秘密等，歸屬於受聘人，即代工廠A所有。

在實際議定合作契約時，如果雙方商業地位相當或許還能訂下令人滿意的合約，但往往棘手的是，代工廠可能已家大業大，在權利歸屬上也不願讓步，此時建議創業者用其他的商業條件組合，例如無償授權代工廠做限定目的使用，來換取保有核心技術。

小結

小謙應該和代工廠洽談前先簽訂保密協議書，並約定相關智慧財產權的歸屬，至於簽署方式可在保密協議書中概括於智慧財產權歸屬條款中予以規範，或另行簽訂智慧財產歸屬契約都是可以的 CIPO

Tips：

1. 內文參照資料：經濟部智慧財產局/主題網站/營業秘密專區/營業秘密FAQ https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-11-910436-2473d-1.html

2. 商標在歸屬議題以先申請先受保護為原則（商標法第2條），如果有產品商標，在初期即可以向經濟部智慧財產局申請，避免產品上市後，有心人見有利可圖搶先註冊商標，此時就算先使用了商標，仍然需要經過異議或評定程序將在先商標撤銷，先使用商標者才能註冊。看到這裡，應該可以感受到先申請商標作維護比想辦法打掉別人商標再申請，容易許多。