有鑒於美國最高法院與聯邦巡迴法院對於專利適格的判決越來越龐雜，美國專利局於今（2019）年年初釋出最新的35 U.S.C. 101專利標的適格審查指導修正（以下簡稱「2019適格指導」）[1]，期盼以相形明快的2019適格指導，更加統一並且明確化今後的專利局適格審查標準。

35 U.S.C. 101的專利標的適格問題向來是發明人、註冊專利執業人士、美國專利局以及美國法院關注的焦點，其與來的不明確性已引發許多熱切的討論與理論發展。異於單純的翻譯，本文期盼同樣以明快的文字，以這次的修正為楔子，提醒發明人一些實務上35 U.S.C. 101經常會遇到的疏忽或是錯誤，避免耗費成本在希望渺茫的爭點之上，或者無謂地犧牲專利範圍。

過去的專利適格二段法包括判定：第一（步驟1），權利項屬於方法、機器 、製品或組合物；第二（步驟2A及2B），權利項不指向（directed to）自然法則、自然現象或者抽象想法（abstract idea）。2019適格指導並未改變步驟1，而對於第二段判定的步驟2A及2B進行修正。

2019適格指導的2A步驟進一步包含兩個判定步驟：第一（以下稱為2A-1）、權利項是否陳述（recite）自然法則、自然現象或者抽象想法。第二（以下稱為2A-2）、若是， 此自然法則、自然現象或抽象想法是否被整併入（integrated into）某一實際應用（practical application）。若否，則再進入2B步驟，檢視權利項是否包含進步概念（inventive concept）。

抽象想法的分組

首先，在步驟2A-1，2019適格指導將抽象想法的定義更加明快化，自然法則與自然現象則維持不變。過去枚列案件，篇幅仍嫌浩雜的抽象想法快速索引表[2]已不被使用。取而代之的，是將抽象想法定義為三組，只要符合便需要進入後續的適格審查流程：

第一、數學概念：數學關係，數學公式或方程式，以及數學計算； 

第二、某些組織人類活動的方法：基本的經濟原則或作法（包括對沖、保險、風險抵減）；商業或法律互動（包括合約形式的協議；法律義務；廣告、行銷、或銷售活動或行為；業務關係）；對於個人行為或關係，或是人際關係的管理，末者包括社交活動、教學和對於規則或指示的遵循）；以及

第三、心理過程：人類在心靈中進行的概念，包括觀察、評估、判斷、意見。

因此，發明人首先須能夠妥當檢視：審查委員是否已滿足將權利項中陳述抽象想法的特定文字標明出來的義務 。

需注意的是，一如現行的審查實務，如果僅僅在權利項中引述概略的電腦零件來實行上述三組抽象想法，依然可被視為抽象想法而進入後續的適格審查流程。發明人於此宜注意權利項撰寫，諮詢註冊專利執業人士，依據2019適格指導提供的概略例外線索，編排權利項部份或整體文字，既儘可能避免落入概略之認定，亦預先為日後答辯埋伏佈局 。

另外，如果在罕見的情況下，審查委員肯認權利項並未陳述前述的三組定義，但仍認定權利項包含了抽象想法，提醒發明人務必檢驗該35 U.S.C. 101的核駁是否有經過所屬技術中心主任（Technical Center Director）核准，並且附有正當性解釋。

實際應用的重要性​

其次，步驟2A-2規定，即使權利項陳述了自然法則、自然現象或者前述的抽象想法，只要權利項整體來看將此自然法則、自然現象或抽象想法整併入某一實際應用，則仍能達成標的適格。

因此，同樣地，發明人亦須能夠妥當檢視審查委員是否滿足標明及評估非自然法則、自然現象或抽象想法的權利項文字的義務。妥當的檢視至少包括以下數點。第一，與其他標明義務的聯繫關係 。第二，權利項文字的整體性與非自然法則、自然現象或抽象想法文字的整體性。第三，步驟2A-2所揭示的實際應用整併考量因素。

針對步驟2A-2的考量因素，至少有兩點改變應加以注意。首先，2019適格指導將部分原先列於步驟2B的考量因素提前拉入了步驟2A-2考慮。其次，儘管如此，步驟2A-2明確地不考慮非自然法則、自然現象或抽象想法文字是否屬於熟知、例行、尋常的活動（well-understood, routine, conventional activity），而是將之放在步驟2B進步概念檢驗中進行。 

因此，針對這兩點改變，發明人應：第一、 檢視審查委員是否一體考量無論習知（conventional）與否的所有非自然法則、自然現象或抽象想法的權利項文字 。

第二、善加利用2019適格指導所例舉的步驟2A-2 正反面整併考量因素（下列1-5為正面因素，6-8為負面因素），其包括非自然法則、自然現象或抽象想法的權利項文字是否： 

• 反映電腦功能的改進，或對其他科技或技術領域的改進；

• 藉由適用或使用自然法則、自然現象或抽象想法，而對疾病或醫療狀況實現特定的治療或預防；

• 偕藉特定的機器或製品以實施或使用自然法則、自然現象或抽象想法，而該機器或製品為權利項必須不可缺的一部份；

• 將一個特定的物品轉化或減退成不同的狀態或事物；

• 以其他有意義的方式應用或使用自然法則、自然現象或抽象想法，而不僅是概括地將這樣的使用與特定的技術環境聯繫起來，以使得權利項整體上不只是設計來獨佔該自然法則、自然現象或抽象想法；

• 僅僅對自然法則、自然現象或抽象想法陳述「應用它」（或同義詞），或僅包括在電腦上實現抽象想法的指示，或僅僅使用電腦作為執行抽象想法的工具；

• 僅添加了無關緊要，外於解決方案的活動（insignificant extra-solution activity）；以及

• 僅僅概括地將自然法則、自然現象或抽象想法的使用與特定技術環境或使用領域聯繫起來。

第三、利用權利項的整體來檢視權利項是否整併入某一實際應用。

由於步驟2A-2並不評估習知活動，因此即使非自然法則、自然現象或抽象想法的權利項文字涉及習知（conventional）的元素，權利項仍有機會被視為成功受到實際應用的整併。

宜注意的是， 僅僅覆誦照搬前述枚列的正反面整併考量因素文字，是實務上的忌諱，一般難以取得成功的答辯。發明人應偕諮註冊專利執業人士，利用有效率的事實比對，避免單純依賴常見的累篇論述（argument），以最佳地利用整併考量因素。

進步概念分析

前述的習知活動因素則被納在步驟2B分析，以判斷權利項是否提供進步概念，亦即有名的significant more：非自然法則、自然現象或抽象想法的權利項文字是否相當於遠超過自然法則、自然現象或抽象想法的部分。若該些文字引述的是熟知、例行、尋常的活動，早前即為業內所遍知，並且以高度概括的方式描述，則將被認為專利標的不適格。

相對的，即使在步驟2A-2被認定為無關緊要，外於解決方案的活動，此一活動若於步驟2B被判定並非慣行或超過業內熟知、例行、尋常的活動，則仍具有專利標的適格。例如，為數學方程式蒐集資料供以輸入的步驟可能在步驟2A-2被視為無關緊要，外於解決方案的活動，但在步驟2B仍可能可以被判定為非尋常的蒐集方式，以致包含了進步概念，從而達成專利適格。 

就此具體而言，發明人應檢視審查委員的習知活動判斷是否有事實的基礎。然而需注意的是，該事實基礎在現行審查基準上有相形寬鬆的明確種類，不宜過度糾纏，宜諮洽稱職的註冊專利執業人士，避免增加打擊錯誤的成本。

綜上所述，2019適格指導顯示了美國專利局對於35 U.S.C. 101專利標的適格以簡馭繁的努力，一定程度上有可能增添註冊專利代理人士明確依循的線索 。但是，如同前述實際應用整併以及進步概念等步驟所示，35 U.S.C. 101問題的核心依舊絕大落於實際的權利項文字與其脈絡編派。扎實精準到位的權利項內容，以及論述上對於關鍵事實的細緻努力，依然是克服35 U.S.C. 101問題，而易被忽略的不二法門。CIPO

參考資料：

[1] 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (Jan 9, 2019), https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf.

[2]  Eligibility Quick Reference Sheet Identifying Abstract Ideas, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-qrs.pdf (last visited April 11, 2019).