按商標法規定,商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列,未為不專用之聲明者,不得註冊。基於此,本文淺析在申請商標放棄部分專用權應有的理解。
對於商標申請實務中,申請人可以在申請書對商標圖樣中需要放棄專用權的部分做出聲明,商標局在審理新申請時,會對放棄專用權的情況予以酌情考量。但是,並非簡單聲明放棄商標中部分文字或圖形的專用權,就可以在商標申請註冊程序中一勞永逸。商標法所謂「聲明不專用」,係指申請人就商標圖樣中所包含不具識別性的部分文字,尤其是商品或服務的品質、用途或相關特性的說明、通用名稱等文字,為了避免商標權人就商標圖樣中該部分據以對他人主張權利,故必須由申請人對該不具識別性的部分為不專用的聲明,使商標權利人不得單獨就該部分對他人的使用主張。
通常而言,申請人可就申請商標中包含的缺乏顯著性部分聲明放棄專用權,包括僅直接表示商品的主要原料、質量、功能、數量、重量、用途及其他特點的;或僅有本商品的通用名稱、型號或圖形的;及其他缺乏顯著特徵的。例如商標中說明文字放棄專用權,但是,該商標文字的主要組成部分,涉及主要具識別文字與註冊商標主要文字部分相同,構成近似商標,商標局仍會因而此種案情駁回上述商標註冊申請。再者,對於容易造成消費大眾混淆誤認的商標,或因申請商標中的部分文字或圖形與他人在先商標近似而放棄該部分專用權,商標局通常亦不會對此予以認可。
商標局在商標放棄專用權的意見基本,即便申請人主張放棄部分文字的專用權,因在實際市場中,相關消費大眾並不能當然地知曉該放棄專用權的相關情況,仍會將該部分做為商標的構成元素之一,因此,該放棄專用權的部分仍應納入考量,將商標做為整體進行審查。儘管申請人聲明放棄商標中的通用名稱,但該商標指定使用在該通用名稱領域內的商品或服務上,僅直接表示了該商品或服務的內容等特點,缺乏商標應有的顯著性,不能達到商標的識別作用時,仍不得做為商標註冊。
綜上所述,申請人在申請商標時聲明放棄專用權,應特別注意,若商標本身屬於有禁止性的規定,或者因申請商標的部分文字或圖形與他人在先商標近似者,而為克服該在先商標,以放棄該部分文字或圖形的專用權,此種情況放棄專用權亦不能使得申請商標獲准註冊。而如果申請商標中的部分文字或圖形本身是缺乏顯著部分,此時若能以特定格式化文字結合設計圖騰所組合而成一整體設計態樣,那麼聲明放棄該部分元素有可能幫助申請人獲得商標的核准註冊。CIPO