按美國商標法規定,在商標主簿註冊係表明商標權人對該商標享有專用權的證明,並且具有商標權人為在先使用人的效力,除非有相反的證據證明,意即當申請人提交了商標註冊申請後,則能推定該申請人在申請日有在先的使用,除非有第三人能證明有證據足以表明其使用在該申請日之前。
實務中,許多企業在提出美國商標申請日時,或在申請日之前並尚未真實投入美國商標的實際使用,這也是美國商標申請仍可藉由意圖使用的方式提交申請案,據此,企業對於在美國當地預計使用的商標,仍應優先考量先提交商標申請註冊,以利取得較早的申請日,此一意圖使用的方式提交申請案則是百利而無害的,當然,商標的生命仍在於使用,提交申請美國商標註冊後,仍必須在美國當地市場使用商標,方可獲得商標權利。
依據美國商標法的規定,若以意圖使用為基礎提出商標註冊申請者,在商標申請案正式核准前,美國商標局會先發出核准通知,並要求申請人進行美國商標的實際使用,並規定在通知發出後六個月的期限內,提呈美國使用證明與使用宣誓書相應的證據,始得進行註冊程序。而美國商標局制定的此一制度,主要是為平衡註冊商標需要真實投入美國當地使用的基本原則,除非有第三人提供在先使用證據,據以表示反對該商標的註冊,否則該申請商標,一旦經美國商標局審查獲准註冊後,即具有法律上的商標權效力。
然而在美國商標局,對於可建立商標權的使用行為,最基本的要件,即該標誌的使用足以達到區分商標的識別作用,若在商標使用的前期,商標經過形式上的變化,如不是商標實質性上的變化,並無產生新的商標態樣,則最初的商標使用,仍可視為最早的商標使用日期。惟,在考量商標是否為真誠實際的商業使用時,可包含審酌,如首次使用後是否在合理期間內有連續使用商標,若在首次使用後,如三年內都未再次進行商標使用,則該首次使用並不能建立商標權;首次使用後所使用的範圍,如在合理期間內,使用的品質及銷量等無實質增長,或少量的使用,若僅僅是為了阻礙其他同業的市場進入,則亦尚難建立商標權;首次使用是否具有惡意性,若僅是虛偽强硬的貼上商標標籤,此時亦難謂屬善意。再者,市場上消費者的認知,尤其是在判斷預先銷售是否可以建立商標權的情形,意即商標的使用行為,若已足以達到消費者認知該商標與商品之間的來源,並建立對應關係,此時則可最優先被認可建立商標權的使用行為。
綜上所述,美國商標權利的歸屬是使用在先的原則,意即何人先有真誠實際使用商標的意圖,並且投入了消費市場真實的商標使用,則可優先享有商標權,而對於確立商標權的歸屬,仍必須結合具體個案情形加以判斷及權衡,以考量善意方的真誠實際使用,更應獲得商標權利,遵循以之於商標市場,經營者及消費者所應具備的作用與商標意義。CIPO