在美國商標申請中，實務上不少案例都會遇到美國商標局審查委員發出應聲明放棄單獨主張專用權的審查意見通知書，當企業在遇到此類型的核駁理由時，都會非常疑惑，為什麼要求放棄該部分的專用權，是否該同意審查委員意見，若放棄後，是否又會對企業的商標權利造成影響呢！針對常見企業的疑惑，茲結合實務解析如下：

一、圖像化的設計商標：

對於缺乏顯著性商標中的圖形，若僅為純圖形，並非任何文字的設計，而該圖形係為指定商品或服務的通用圖形，或對指定商品或服務具有直接的描述性，或是僅為裝飾性圖案，而不能區分商品或服務的來源作用時，則此時該部分的圖形需聲明放棄專用權。

但若圖形部分係以文字做為圖像化的設計，例如：

而其中文字本身對於所指定的商品項目是缺乏顯著性的，那麼此時美國審查委員一般會要求申請人對該圖形化本身的文字，進行聲明放棄部分專用權的方式處理，意即放棄「TECH」文字在指定商品項目上的專用權。

二、組合詞彙性的商標：

英文字組合詞彙商標缺乏顯著性，例如：「CLINIQUE BETTERFLEX TECHNOLOGY」，本件商標上之外文「BETTERFLEX TECHNOLOGY」，其中「BETTERFLEX」予人寓目印象仍為以「BETTER」、「FLEX」構成的組合字，申請人以該等文字結合「TECHNOLOGY」組合而成之「BETTERFLEX TECHNOLOGY」，整體傳達予消費者之文義概念則為「更好的柔軟、較佳的彈性技術」等意，以之做為商標之一部分，而為所指定商品之品質、用途、功能或相關特性之描述性說明，屬於不具識別性之標識。據此，不能各別分開單獨放棄，應聲明為本件商標不就「BETTERFLEX TECHNOLOGY」文字主張商標權。

據此，在組合詞彙的商標上是否應放棄專用權，若組合詞彙在語法上或用語習慣上為統一表達，判斷標準仍是該組合，即該詞彙的組合方式是否具有顯著特徵據以判斷。

三、單個詞彙性的商標：

單個詞彙商標缺乏顯著性，例如：「MEGA POWER」，本件商標上之外文「Power」有電力、動力之意，消費者會認為是說明該等商品電力、動力充沛不會斷絕，為商品之品質、功能、用途或相關特性之說明，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識。據此，「Power」具有描述性，應聲明為本件商標不就「POWER」文字主張商標權。

對於單個詞彙是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的情形，較為容易判斷，實務上鮮少爭議。

惟，值得注意的是，若具有直接描述性的一詞，包含商品的主要原料、功能、用途、重量、數量、質量或其他特點的。其中，針對其他特點，這一表述可以涵蓋有關商品或服務上的任何特點，如該單詞通常對所指定商品並無直接的描述性，但是，若該類商品的形態為相同的外觀形態，此時，該一單詞仍需聲明放棄專用權。

綜上所述，美國商標對於商標中要求放棄專用權的要素規定，即審查委員有權要求申請人放棄註冊商標中不可註冊部分的專用權，而所謂不可註冊部分，意即通常所說的缺乏顯著性部分，如係為通用名稱，或對指定商品具有描述性等。故，一言以蔽之，要求放棄專用權的情形，通常發生在商標整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得註冊的部分。當申請人放棄部分的專用權後，即視為該部分顯著性較弱，但在進行商標近似比對過程中，仍不妨礙整體比對原則，因一般消費者在購買商品／服務時，對於商標仍是整體識別，而並不知曉商標權人是否放棄了部分專用權。據此，企業在申請商標時，可以從商標重要程度，現行商標市場使用狀態，以及其他經營者在市場上的使用需求等觀點，據以判斷是否需放棄部分專用權，使其商標專用權與其他經營者市場上正當使用權之間的制度取得平衡。CIPO