美國商標放棄部分專用權制度,主要是在商標專用權和其他市場經營者正當使用權之間的制度平衡,當企業在申請美國商標時,可以從商標的顯著性、商標重要程度、市場行銷現存使用狀態,以及其他市場經營者的使用需求等角度,據以判斷是否需放棄部分專用權。
對於中文商標而言,美國商標局審查委員一般會參考圖形審查,以及申請人提供的英文翻譯,再進行是否要求放棄部分專用權的判斷。值得注意的是,具有直接描述性的對象,包含商品的主要功能、用途、原料、重量、數量及其他特點,若表述涵蓋有關商品和服務的任何特點,具有直接的描述性,為中文中的固有詞彙,則該單詞仍需放棄部分專用權。如中文中有一些是固定搭配,而這些搭配整體上若對指定商品或服務缺乏顯著性,則仍應放棄該部分專用權。
而對於英文商標而言,單個詞彙是否缺乏顯著性,而需要放棄部分專用權的問題,較為容易判斷,而少有爭議。但在組合詞彙是否應放棄部分專用權的問題上,判斷標準仍是該組合,即詞彙的組合方式是否具有顯著特徵,若組合詞彙在語法上或用語習慣上為統一表達,則該部分需統一放棄專用權,而不能分別單獨放棄。
再對於圖形的商標,則分為若圖形部分係為由文字的圖像化設計,而文字本身對指定商品或服務是缺乏顯著性的,那此時美國審查委員一般會要求對該圖形本身的文字,作放棄部分專用權的處理。但若商標僅為圖形,並非任何文字的設計,而該圖形係為指定商品或服務的通用圖形,或對指定商品或服務具有直接的描述性,或僅為裝飾性圖案,而不能區分商品或服務的來源作用時,則該部分圖形也需放棄部分專用權。
在美國申請商標,主要判斷依據在於該缺乏顯著性部分,與其他部分在物理上和涵義上的聯繫,但該判斷有一定的模糊性,美國審查委員對此有一定主觀認知與自由裁量。而對申請人而言,是否放棄該部分單獨的專用權,均不影響商標的整體保護,因此對申請人的影響不大,申請人放棄某部分的專用權後,即視為默認該放棄專用權的部分顯著性較弱,但這不妨礙在後續的爭議案件中,在進行商標近似比對過程中,放棄專用權的部分雖然顯著性較弱,但仍不妨礙整體比對原則的適用,因一般消費者在購買商品或服務時,對所見商標仍是整體識別,而並不知悉商標權人是否放棄某部份的專用權。且在美國商標申請,放棄部分專用權制度屬於靈活,申請人可以自願提前放棄,以避免後續審查意見而發生額外答辯費用。同時,若商標中該部分僅對個別指定商品或服務缺乏顯著性,申請人可以聲明僅在該個別指定商品或服務放棄,而在剩餘項目上繼續享有商標專用權。
綜上所述,在美國商標申請中,不少臺灣企業都會遇到美國審查委員核發放棄部分專用權的審查意見,通常,若商標中某部分被放棄專用權,則意味著他人可以在相同或類似的商品或服務上,使用與該商標放棄專用權的部分相同或近似的表述,由此,企業在判斷是否應同意放棄專用權時,所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在,同時,在審查委員不當要求放棄專用權時,企業仍可據理力爭,以保護商標權益。CIPO