依據美國商標法規定,如商標註冊後即享有商標專有權,商標申請將經歷公告及異議期等程序。而美國對商標顯著性的劃分,在美國將商標做顯著性强的商標strong mark及顯著性弱的商標weak mark的劃分,但是只有商標顯著性強的才能獲得美國商標局註冊,意即只有商標本身具有顯著性或者商標所有人證明其商標已藉由長期使用已取得第二層含義,該商標才可能獲得註冊。
顯著性强的商標strong mark,可區分為暗示性商標suggestive marks,係指對其使用商品的性質,或者具有影射或者暗示作用的商標。任意性商標arbitrary marks,係指組成商標的單詞,或者單詞組合在詞典上有固定含義,但與其指定的商品或者服務無任何關聯。臆造性商標fanciful marks,又可稱為無含義商標,係指由字典中沒有的獨創性辭彙組成的商標,由於該商標不會與任何商品或服務產生聯繫,因此在所有商品和服務上都具有顯著性。
而顯著性弱的商標weak mark,可區分為描述性商標descriptive marks,以及其他例如姓氏、地名、行業術語、廣告宣傳用語等。
在美國商標審查實務上,針對顯著性弱的商標weak mark,僅針對描述性商標descriptive marks,意即使用在商品或服務上,直接描述了其使用商品或服務的功能、成份等特性說明或服務的性質。美國商標局的審查委員,通常會採用美國商標法上規定的僅具有描述性merely descriptive,以及僅傳遞信息merely informational等標準區別,針對不同顯著性的商標採取不同的審查標準。
顯著性弱的商標weak mark,在美國商標局申請時,如遇審查委員基於僅具有描述性merely descriptive,以商標缺乏顯著性理由駁回,此時如申請人的商標在美國尚未有長期大量的使用,無法藉由提交大量的使用證據,據以證明商標獲得第二層含義,從而獲得顯著性的,僅以答辯商標具有顯著性的方式答覆審查委員,可能會耗費申請人大量的時間及金錢成本,且存在較大難度,爭辯成功機率則較不樂觀。
企業在品牌發展過程中,對於品牌標誌的選擇,往往會面臨在商業領域的容易宣傳度,以及商標保護領域的顯著性弱商標之間的矛盾而難以取捨;或是以顯著性弱的標誌做為品牌,且已經發展到一定程度,則難以承擔捨棄顯著性弱的標誌帶來的損失。因此,需要提請企業注意的是,如能累積足夠的大量使用證據,能夠證明商標通過使用獲得第二層含義的,則可以重新申請註冊,對於本身在註冊成功把握不大的顯著性弱的商標,在申請之時注意以相應的申請基礎提交,遇到美國商標局駁回後,即時以爭取時間積累使用證據,不失為過渡期的一種好方法。顯著性弱的商標如何成功取得註冊,對企業的商標佈局,乃至後續的市場覆蓋,商標維權等,均為至關重要的作用。CIPO