美國審查商標描述性的考慮因素,主要在審查對於文字、圖形、設計商標的描述性審查表示保持一致性。在美國商標審查實務中,常見區分僅具有直接描述性的商標與通用名稱,而基於描述性的駁回與基於通用性的駁回,屬於兩種不同的駁回理由,也因此在審理過程中,通常美國審查委員認為申請商標缺乏顯著性,且為通用名稱時,可能僅先核發基於描述性的駁回理由,後續倘若申請人在提出駁回答辯中未能成功的說服美國審查委員,則審查委員會再進一步核發基於通用名稱的駁回理由。茲對於描述性的審查考慮因素進行解析:
一、判斷標準:判斷文字標識是否能被核准註冊,主要的標準係該標識所含文字,使用在指定商品或服務上能否發揮識別,與區分商品或服務來源的商標功能,常見在美國審查委員的考量中,分析申請商標描述性時,對於文字的字典涵義,證據比重上低於該文字在商標實際使用中所指代表涵義的證據,應以消費者可能對該商標文字部分解讀出的涵義為優先考慮進行判斷。且在此特別值得注意的是,申請商標所含文字的字典涵義是否有多個涵義,以及申請人是否為該商標的唯一使用者或是首個使用者,在描述性審查中非決定性作用。
二、特殊考量:對於部分特殊文字元素的考量重點,如,外語、縮寫、字母、或指代表地域的詞彙、域名,以及人物姓名。對於外語商標,若審查委員認為美國一般消費者在看到該商標時,會停頓將其中的外語文字翻譯成英語的,則也適用與英文商標同樣的審查標準。次對於縮寫或字母,相關消費者在申請人的商品或服務上看到該商標時,若會認出它是其代表的描述性文字的縮寫、字母縮寫作為判斷。而對特定地域有指代表性的詞彙,若該商標常被用於描述商品或服務的質量,對其受歡迎程度的地域淵源,對在相應地理範圍內提供的商品或服務僅具有描述性。再者,包含人物姓名的商標,是否能夠識別來源,或僅具有描述性,則取決於消費者是否能將其與特定的商業實體串聯在一起,或者其他人有無使用該姓名來描述其產品的競爭需要,據以判斷描述性。
三、迴避克服:對於文字元素的描述性駁回理由,被美國審查委員認為具有直接描述性的文字,申請人無法藉由對描述性的文字呈現樣式加以設計來回避或克服,除非該設計整體能給消費者留下區別於所含文字本身的獨立的商業印象。再者,申請人亦無法僅藉由改採用複合詞,或改採用與描述性詞彙僅稍微修改拼字的同音詞,或僅僅是對描述性詞彙進行重複添加常用的標點符號的方式來克服。除非修改後的商標整體能給消費者留下獨立的商業印象,意即該設計已辨認不出該直接描述性的文字,呈現出申請人自身獨創的商標圖樣。
綜上所述,按美國商標審查實務,商標的描述性可被理解為一個顯著性及描述性統一體,也意即商標的顯著性與描述性是一個相對的概念,在申請商標指定商品或服務上的描述性越強,則顯著性越弱。因此,對於申請人選擇顯著性弱的商標作為國外品牌申請,如最終面臨修改或放棄商標,實存在一定困難,建議申請人選擇一個顯著性更強的商標,以提高商標在國外註冊成功有所裨益。 CIPO