商標迎來加速審查制度,申請前務必再三確認

2024-04-22

民國113年5月1號起,考量到因應產業發展及維護民眾權利之需求,商標法本次修法後,第19條第8款規定『申請商標註冊,申請人有即時取得權利之必要時,得敘明事實及理由,繳納加速審查費後,由商標專責機關進行加速審查。但商標專責機關已對該註冊申請案通知補正或核駁理由者,不適用之』,明定商標註冊之申請人有即時取得權利之必要時(如遭侵權涉訟有確認權利或因應商品已上市等特殊需求),商標專責機關得加速審查之依據。

綜觀法條內容與智慧財產局法令說明會之解釋,可得以下幾個重點:

1.申請加速審查的時間點,申請註冊取得申請案號後,第一次審查通知前為之。

2.需敘明事實及理由。

3.得申請文字、圖形等平面商標 立體、顏色、氣味、聲音等非傳統商標。

4.證明標章、團體標章、團體商標不準用加速審查。

5.若有以下情形之案件,應避免申請加速審查,因該等案件通常需進行補正或暫緩審理,將影響加速審查效益。

5-1指定使用之商品服務名稱涵義廣泛或不明確。

5-2申請之商標型態為立體、顏色、氣味、聲音或連續圖案等非傳統商標。

5-3涉有商標爭議案件。

而,法條中提及『申請人有即時取得權利之必要』,又該如何認定?其認定應符合:

1.全部商品或服務均已實際使用或準備使用;或

2.部分商品或服務已使用/準備使用且商業上有其必要性及急迫性。

且需提出證據證明,其中證據中需可識別完全相同於所申請商標:

所稱『實際使用』:係指在我國境內的商標使用,其使用之判斷應符合商標法第5條規定之情形。包含標示有商標的商品實物、照片、包裝、容器、製作招牌的訂購單、裝潢費收據、契約書、出貨單、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單等物品或商業文件;標示有商標於服務相關的營業文件、營業場所照片等,併同提供服務的收入憑證,如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件,並應注意其上標示的日期及使用人。

所稱『已就使用進行相當程度之準備』:指已接近商標預定行銷於市場的使用情形,個案認定上,得以加速審查申請之實際使用情況為準,申請人應具體指出準備使用商標之時點、準備使用的特定商品或服務,以及準備使用的行銷管道或場所等情事;例如提出標示有該申請商標的商品或服務樣本、廣告單據、宣傳印刷品訂單、廣告合約、商業計畫書等佐證資料,以證明商標即將進行商業使用。包含標示有商標的商品或服務樣本、廣告單據、宣傳印刷品訂單、廣告合約、商業計畫書等佐證資料,並應足以認定準備使用的商品或服務,以及準備使用商標的時間及地點。

所稱『商業上有有其必要性及急迫性』,則可分為以下情況:

1.第三人未經同意使用該申請商標,或正進行相當程度之使用準備者。

2.因該申請商標之使用,收到第三人之侵權警告者。

3.第三人對該申請商標請求授權者。

4.該申請商標已規劃上市,並與合作廠商訂有銷售或經銷等相關合約者。

5.該申請商標已規劃參展,並與參展單位訂有相關合約者。

上述情況需檢附事證為:具商業上必要性及急迫性之事證,應符合個案所主張的緊急情狀,且能夠辨識商標、日期及使用人:

1.第三人未經同意使用該商標的實物或照片。

2.第三人之商標侵權警告信函。

3.第三人請求授權使用的證明文件。

4.合作通路間的商品或服務銷售合約、商業展覽會的參加合約等。

由上述資訊可見,申請商標加速審查,雖有機會大大的將審查時間縮減至2個月左右,對於有迫切需取得商標之申請人,確實為一項得便利應用之程序,惟,觀其對應需提出之證據內容,其實也相對要求與嚴謹,需特別注意為,智慧局於收受申請後10個工作日(紙本申請約15個工作日)內通知補正,逾期未補正或補正不齊備,加速審查不受理,將依一般案件審查時程審查,不會退還加速審查規費。且加速審查就指定商品或服務僅有部分實際使用或就使用進行相當準備者,係以同一類別為限。對於一案多類別之申請案件,其他不符合規定之指定類別,申請人應另案申請分割或減縮;未分割或減縮者,該商標加速審查應不予受理;各申請人未來於利用加速審查制度前,務必確切審視符合之條件及手中可提出之證據,以免多付了加速審查之費用,卻無法享受到加速審查制度帶來之便利性CIPO