註冊商標卻要聲明不專用!？
2020-04-01
在實務上常遇到商標申請人對於所謂的「商標聲明不專用」制度感到困惑，說真的，就常理而言，申請商標的目的就是為了避免他人再使用相同或類似的標示來讓相關消費者感到困惑甚至受騙，怎麼會有註冊了商標，卻要聲明不專用這種事情呢？以下由本專欄為讀者作簡要的說明。
“給予註冊商標之權利，卻又要求商標的某些部分不能專用，是為了平衡市場公平競爭的關係。”
先從聲明不專用制度之立法目的說起，據商標法第29條規定之立法理由所述，是為了避免申請人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。若以「樸泰集團」這四個字為例，其中「集團」二字，已為商業上廣泛使用的名稱，即便該商標經核准註冊，也不能因此阻止其他同業競爭者使用「集團」二字，否則將造成商業市場上的混亂。這就是為什麼立法者要加入所謂的「不專用」考量。
再來，要說到取得商標的必要條件—「商標識別性」。若要細論主管機關對於「識別性」之審查基準，可能又要另撰一文來專門討論，但簡要白話地說，所謂識別性是指足以使商品或服務之相關消費者，能否透過該標章直接指示並區別來源。而商標是採整體觀察法[1]，故即便整個商標中包含有不具識別性的部分，但整體圖樣仍足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識，即為具有商標的識別性。因此「聲明不專用」制度，就是用來處理商標圖樣中不具識別性的部分，若有因此致商標權範圍產生疑義之虞者，申請人即應聲明該部分不在專用之列[2]。
“智慧財產局針對聲明不專用這個制度，是採註冊核准前之事先審查制。”
智慧財產局會在接受商標申請註冊時，透過整體觀察來確認該商標是否足以取得識別性，接著在核准或核駁前，再就是否需要聲明不專用向申請人提出要求。那麼，在哪些情況下，會被智慧財產局要求必須針對申請商標的特定部分聲明不專用呢？本專欄為您整理如下：
當「文字描述」為「商品或服務的說明」，但少見同業及公眾以之說明指定商品或服務，則商標權人就該說明性文字是否取得專用權，並不明確，容易產生商標權範圍的疑義，應聲明不專用。例如（圖一），圖中之「好餅來自真功夫」有製餅技術扎實、根基深厚之意，為商品品質、特性之說明，但少見同業或公眾用於說明糕餅商品，故須聲明不專用。
當「說明性用語」為「外文」，縱使外國同業及公眾常以之說明指定商品或服務，但若少見國內同業及公眾使用，仍可能產生其是否為商標權範圍所及的疑義時，應聲明不專用。例如（圖二），圖中之「OMEGA PORK」有富含OMEGA 脂肪酸(特別是OMEGA-3脂肪酸)的豬肉之意，該描述用語雖為豬肉等商品 本身的直接說明，但少見國內業者及公眾使用，為避免產生商標權範圍的疑義，故須聲明不專用。
「姓氏及姓氏與稱謂等之結合」為我國常見之情形，但考量競爭同業亦有使用自己姓氏的需要，不宜由一人獨占專用權利，為避免產生商標權及於姓氏的疑義，應聲明不專用。例如（圖三），本例是使用於小吃店、小吃攤、日本料理店等服務，「朱媽媽」為對朱姓婦女的尊稱，不脫姓氏的含義，應聲明不專用。
「公司名稱及網域名稱」常因未經設計而不具識別性，對消費者認知而言，係用以表示營業主體本身或網址，非作為識別商品或服務來源之用，故不受商標法保護，為避免產生該部分為商標權效力所及的疑義，應聲明不專用。例如（圖四），商標是使用於藉由網際網路提供及介紹有關音樂資訊服務，其中網址「www.drum.com.tw」應聲明不專用。
「標語及習見的祝賀語、吉祥語、流行用語或成語」該等用語雖非商品或 服務的說明，但競爭同業也可能想在自己的商品或服務上，使用相同的用語，為避免商標權範圍產生疑義，應聲明不專用。例如（圖五），其中的「囧」及「orz」為流行用語，均應聲明不專用。
「宗教及民間信仰用語」若非作為商品或服務的相關說明，一般而言，給予消費者的印象僅為祈願或裝飾性文字，無指示商品或服務來源的功能，為避免商標權範圍產生疑義，應聲明不專用。例如（圖六），使用於啤酒、黑啤酒、生啤酒、淡啤酒、薑汁啤酒等商品，「三太子」為神祇名稱，並非指定商品之相關說明，屬不具識別性的文字，應聲明不專用。
“需注意的盲點是，「聲明不專用」不是因此不能取得商標，而是依然可以取得商標，僅是針對該特定用語，別人還是可以用而已。”
看了這麼多圖例，很多讀者常常在理解「聲明不專用」這個制度時，出現一個疑問，就是「如果都還是要聲明不專用，那到底還申請商標幹嘛呢？」其實，這是對於實務理解的一個盲點，舉個前面較好說明的圖案為例，前述圖五是一個卡通擬人化的圖案設計，由囧字當頭，接著有軀幹與雙手在Orz的字體上，所以識別性其實是有的，而得以核准成為商標。對「囧」及「Orz」聲明不專用的重點在於，對這兩個「字」的不專用，但對於整體圖形的設計，依然是具有排他性，而能阻止他人以類似或相同的「整體圖案」來仿冒或是企圖攀附商譽。也就是說，假設他人一樣有使用「囧」這個「字」當商標，圖五的商標權人便不能對該他人主張權利，但若有人弄了一個很近似的設計「圖案」當商標，那圖五的商標權人就可以告好告滿了。
“聲明不專用之審查制度有其判斷的主觀性，因此若讀者欲申請註冊之商標有較具爭議之情形，在不願意放棄商標部分字詞專用權之情形下，建議諮詢專業之法律建議。”
雖然本專欄有前述之解釋說明，但「聲明不專用制度」其實本質上仍有其矛盾之處。畢竟註冊商標之主要目的在於取得排他權，其商標權利範圍，原則係因商標整體具識別性，進而取得權利，而非割裂整理中之個別部分取得排他權。因此，要求申請人就商標圖樣中包含不具識別性，且「有致商標權範圍產生疑慮之虞」之「部分」圖樣，應聲明不專用，其實混淆了商標權利範圍是自「整體具識別性」而來，並非是「割裂」其中一部分而取得權利，或不取得權利。白話來說，「聲明不專用制度」仍在某程度上打臉了「商標權」係因「整體具識別性」而取得「整體」權利這個原則。本專欄認為，既有爭議表示即有挑戰可能，針對不同情況，主管機關應仍有與申請人相互溝通之空間，本專欄希冀透過專業的法律服務協助，能使更多申請人依照申請註冊商標之原意，取得商標之核准結果。CIPO