馬德里商標國際註冊的申請實用技巧

2024-02-21

隨著我國企業在國際貿易中的深度發展,企業在商標申請佈局有了更多的選擇,那麽在提交馬德里商標國際註冊申請時,申請人該如何選擇呢?結合各種現狀,建議從以下各角度加以考量,首先,面對申請主體的選擇時,申請人需要同時考慮法律及商業兩個角度,從法律的角度,企業則需要考慮申請主體資格的問題。而從商業的角度考慮,企業可能會考慮品牌形象、稅收籌劃、商標管理等面向。

馬德里商標國際註冊申請的人主體資格,主要區分三種情況,一是申請人擁有基礎國的國籍,二是申請人在基礎國有住所,三是申請人在基礎國設有真實有效的商業或工業營業場所。申請人需要擁有基礎國國籍是相對明確、客觀的,但是對於申請人在基礎國有住所,以及設有真實有效的商業或工業營業場所,則不同國家在實務中出現不同的標準,例如,若以中國大陸商標提交馬德里商標國際註冊時,則申請人僅可以是大陸的申請人和臺灣的申請人;若以其他成員國的商標做為基礎提交馬德里商標國際註冊,則只要申請人在該國有住所或經營場所,即可提交馬德里商標國際註冊。常見國家和地區中,例如,美國、歐盟、英國、德國、法國、義大利、新加坡、印度等國家都接受非本國自然人和企業,只要申請人在本國內擁有住所或經營場所的,均可基於本國商標提出馬德里商標國際註冊。而值得注意的是,不同國家對於經營場所的具體要求有所不同,例如,英國商標局通常認為,若僅是倉儲用途,而沒有其他經營活動,例如銷售、辦公等活動的場所,則不視為經營場所。

關於申請基礎的選擇,由於申請基礎直接決定了國際註冊的商標和商品,因此甚為重要。首先,要考慮商標、商品是否能够滿足市場需要,對於商標而言,是否為產品出口使用的商標、是否近期有更新計劃、是否採用黑白商標等。對於商品,則需要查看是否可以覆蓋所有出口產品。商品描述是否可以在註冊國家被接受等。值得企業注意的是,現在許多國家是可以接受零售和批發服務的,若以這些國家的商標做為基礎,則可以最大範圍的保護零售和批發服務。

其次,申請基礎選擇時,要關注權利穩定性問題,策略中心是馬德里商標體系的基本原則,為避免由於基礎權利不穩定而影響整件國際註冊的效力,申請人需要選擇權利穩定的基礎商標,例如,商標註冊是否滿三年?註冊滿三年商標是否有使用?是否有被無效或撤銷的風險等等,或有些成員國規定,註冊商標連續五年不使用的可以被撤銷等規定。

最後,還要考慮關於指定國的選擇,在指定國選擇時,主要的考慮因素是從產品出口的角度出發,以產品已經出口或者計劃出口的海外市場為主要目標國。此外,對於有些國家商標搶註情形嚴重的,可以考慮提前佈局。最後,在選擇指定國時,還要結合各國的商標審查和保護實務,例如,對於純中文商標常被視為缺乏顯著性的越南、埃及、泰國等國家,則建議添加英文或者圖形元素來進行商標註冊申請,以降低被駁回風險。

企業們在面對複雜的國際貿易市場變化時,為全面塑造國際品牌的形象,建議充分利用馬德里商標國際註冊體系的各項優勢納入囊中,取得對企業自身最有利的競爭地位CIPO